Règles relatives aux oppositions formées sur le fondement de marques notoires

Le 30 avril 2020, la Cour d’appel de Versailles a jugé que l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, engageant la responsabilité civile de la personne portant atteinte à une marque renommée, n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure d’opposition. L’article L. 711-4, lui, ne permet à une opposition de prospérer que pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est notoirement connue. Enfin, la notoriété de la marque antérieure ne suffisait pas, en l’espèce, à compenser les différences entre les signes en présence.

Arrêt non publié

Prise en compte de la perception du public dans l’appréciation des signes tridimensionnels exclusivement constitués de la forme du produit

Le 23 avril 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la perception du public pouvait être prise en compte pour identifier les caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel constitué de la forme d’un produit, et pour déterminer si la forme de ce produit lui confère sa valeur substantielle. En revanche, la perception du public ne peut être utilisée pour juger si cette forme est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Pour lire l'arrêt de la CJUE

Annulation d’une marque portant atteinte à une dénomination sociale et à un nom de domaine antérieurs

Le 28 février 2020, la Cour d’appel de Paris a annulé une marque portant atteinte à une dénomination sociale et à nom de domaine antérieurs et quasi identiques. Si la marque désignait des produits de l’imprimerie tandis que les droits antérieurs étaient relatifs à des services de photographie, le propriétaire du nom de domaine proposait des impressions de ses photographies sur son site Internet, ce qui, selon la Cour, caractérisait suffisamment la similarité des produits et services en cause, et créait un risque de confusion.

Arrêt non publié

Une société ne peut demander la nullité d’une marque si elle en a toléré l’existence pendant cinq ans

Le 25 février 2020, la Cour d’appel de Paris a jugé irrecevable l'action en nullité de marques sur le fondement de la dénomination sociale antérieure d’une société, aux motifs que la demanderesse avait connaissance du dépôt de ces marques, déposées de bonne foi, et en avait toléré l’usage pendant plus de cinq ans.

Arrêt non publié

Le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’exclut pas le risque de confusion

Par un arrêt du 5 mars 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a annulé une décision du Tribunal de l’Union Européenne concluant à l’absence de risque de confusion entre deux marques au motif que le faible caractère distinctif de la marque antérieure excluait un tel risque de confusion en l’absence de similitude suffisante entre les marques. La Cour a jugé que le Tribunal aurait dû examiner le risque de confusion de manière globale et rechercher si l’identité des produits ne compensait pas la faible similitude entre les marques.

 Pour lire l’arrêt de la CJUE

La première marque sonore a été déposée

Le 17 janvier 2020, la première marque sonore française a été publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). La possibilité d’un tel dépôt fait suite à la transposition de la Directive dite "Paquet Marques" qui a retiré l’exigence de représentation graphique du Code de la propriété intellectuelle. Cette nouvelle marque est représentée par un fichier mp3.

Pour consulter le BOPI 20/03 Vol I (page 168)

Nullité absolue d’une marque déposée de mauvaise foi

Par un arrêt du 13 novembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé la nullité d'une marque déposée de mauvaise foi. La Cour a jugé que le déposant avait agi de mauvaise foi en demandant, après le refus de collaboration avec la société qui utilisait le signe litigieux, l’enregistrement de ce signe à titre de marque, et ce même en l’absence d’un risque de confusion et indépendamment de l’existence d’un droit de marque antérieur sur le signe utilisé.

Pour lire l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne

Absence de caractère distinctif d’un signe représentant une cloche sous forme d’icône

Par un arrêt du 7 novembre 2019, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours formé par une société contre le refus d’enregistrer une marque figurative représentant une cloche au contour blanc sur un fond noir. Le Tribunal a jugé que le signe était dépourvu de caractère distinctif considérant "que le public pertinent percevra une icône représentant une cloche en tant que message révélant une fonction de sonnette, d’alerte, de notification ou d’alarme de tels produits".

Pour lire l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne

Le refus d’enregistrer une marque doit être motivé pour chaque catégorie de biens et services visée

Le Tribunal de l’Union européenne avait été saisi d’un recours contre une décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui a refusé l’enregistrement d’une marque qui visait des produits et services relevant de plusieurs classes en raison de son caractère usuel et descriptif. Par un arrêt du 20 septembre 2019, le Tribunal a jugé que l’EUIPO avait méconnu son obligation de motivation en omettant de rechercher si les produits et services en cause "représent[aient] des catégories de produits ou de services suffisamment homogènes permettant de procéder à une motivation globale".

  Pour lire l’arrêt du Tribunal de l’Union

Une action en contrefaçon de marque peut être introduite devant le tribunal d’un Etat membre où se trouvent les consommateurs visés

Une société d’équipements audiophoniques, établie au Royaume-Uni et titulaire d’une marque de l’Union européenne, reprochait à une société espagnole d’avoir fait usage de sa marque dans des publicités sur internet accessibles notamment au public anglais. Assignée devant les Tribunaux anglais, la société espagnole a soulevé une exception d’incompétence. Par un arrêt du 5 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur question préjudicielle, a jugé que le titulaire d’une marque de l’Union européenne pouvait introduire une action en contrefaçon devant un tribunal de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs visés par les publicités d’un tiers, nonobstant le fait que les mesures en vue de cet affichage électronique avaient été prises dans un autre État membre.

  Pour lire l’arrêt de la CJUE