L’action en contrefaçon d’une marque pour des faits antérieurs à sa déchéance est recevable

Le 26 mars 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le titulaire d’une marque déchue pour défaut d’usage sérieux peut demander l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage de sa marque par un tiers, à condition que l’usage contrefaisant de la marque ait eu lieu antérieurement à la date d’effet de la déchéance. Cependant, le défaut d’exploitation de la marque doit être pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi.

Pour lire l'arrêt de la CJUE

Déchéance de marque : les clients professionnels n’auraient pas dû être exclus du public à prendre en considération

Une société américaine contestait devant le Tribunal de l’Union européenne la décision par laquelle la chambre de recours de l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) avait confirmé la déchéance de ses droits sur une marque verbale désignant, entre autres, "un type d’"entraînement physique" et des "équipements d’exercice" utilisés pour cet entraînement" au motif qu’elle en était devenue "la désignation usuelle". Dans son arrêt du 8 novembre 2018, le Tribunal a considéré que c’était "à tort que la chambre de recours [avait] exclu de son analyse la perception des clients professionnels (…) afin d’apprécier si la marque contestée était devenue la désignation usuelle dans le commerce des "équipements d’exercice" pour lesquels elle a été enregistrée". Il a estimé que ces derniers "jou[aient] un rôle central sur les marchés des "équipements d’exercice" et permettaient, "par leur connaissance de la fonction d’indication d’origine de la marque contestée, (…) la réalisation du processus de communication entre les prestataires de ces services et les utilisateurs finals". Il a ainsi annulé la décision de l’EUIPO.

Pour lire l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne